Чи потрібно сплачувати ліцензійні платежі за Ліцензійним договором, якщо акти про використання об’єкта права інтелектуальної власності не були складені та надіслані?

14 січня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду (надалі - Верховний Суд) розглянув справу №911/5057/15. Обставини справи: 26.06.2007 року ТОВ «Інтермаш» (надалі - Позивач та/або Ліцензіар) та ДП «Червонослобідський спиртовий завод» (надалі - Ліцензіат) уклали Ліцензійний договір, за умовами якого Ліцензіар надав Ліцензіату на строк дії цього договору і за оплату, виплачену Ліцензіатом, невиключну ліцензію на використання винаходів, що охороняються патентами, а також пов`язані з ними «ноу-хау», які забезпечують придатність винаходів до промислового використання. Договір є чинним з дати його підписання та укладений на строк дії патентів. Відповідно до пункту 1.1 Ліцензійного договору винаходами вважаються: «Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини», на який видано Патент України № 35246; «Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини», на який видано Патент України № 35247; «Спосіб підготовки крохмалевмісної сировини до зброджування», на який видано Патент України № 55157. Власником патентів є ТОВ «Інтермаш». Згідно з пунктом 2.1.1 Ліцензійного договору Ліцензіар передає Ліцензіату: технологічну інструкцію виробництва спиртових бражок при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів для умов ДП «Червонослобідський спиртовий завод» ТІ 30219014-014-2003-НТР; «ноу-хау» до Патентів України на винахід № 35246, 35247 «Підготовка крохмалевмісної сировини до термоферментативної обробки термостабільними ферментними препаратами селективної дії до декстринів та олігоцукрів з отриманням розрідженого сусла»; «ноу-хау» до Патенту України на винахід № 55157 «Гідроліз розрідженого сусла з зернової сировини ферментними препаратами селективної дії до зброджуваних цукрів і здійснення процесу дріжджогенерування та спиртового бродіння». За приписами пунктів 3.1.1-3.1.3 Ліцензійного договору ліцензіар надає ліцензіату право: використовувати винахід та «ноу-хау» (виробляти продукцію) тільки на підприємстві ліцензіата; реалізовувати продукцію без обмежень на території країни; використовувати винахід та «ноу-хау» з дати укладення цього договору і на термін його дії. Ліцензійні платежі виплачуються в формі роялті, розмір і порядок оплати яких визначаються додатковим погодженням сторін, які додаються до цього договору (пункт 4.1 Ліцензійного договору). Пунктом 6.1 Ліцензійного договору передбачено, що ліцензіат зобов`язується протягом 10 днів після закінчення звітного періоду надати ліцензіару акт про використання об`єкта права інтелектуальної власності за узгодженою формою (додаток до Ліцензійного договору), в якому вказується обсяг реалізованої продукції за ліцензією та сума платежів роялті. Підписаний ліцензіатом та ліцензіаром акт є підставою для взаєморозрахунків між ними. Ненадання або несвоєчасне надання акта з боку ліцензіата розглядається ліцензіаром як припинення використання об`єкта права інтелектуальної власності за ліцензійною угодою. 26.06.2007 року ліцензіар та ліцензіат підписали протокол № 1 про розміри ліцензійних платежів (додаток № 1 до Ліцензійного договору), відповідно до якого розмір роялті встановлюється залежно від економічного ефекту (додаткового прибутку, отриманого при використанні корисної моделі і винаходів та пов`язаних з ними «ноу-хау») і сплачується з 26.06.2007 року. Додатковий прибуток розраховується за кожний звітний період, один екземпляр розрахунку надсилається ліцензіару. Ліцензіат сплачує ліцензіару у вигляді роялті частину прибутку за ліцензійним договором в розмірі 0,316 грн. за 1 декалітр реалізованої у звітному періоді продукції. Друга частина прибутку за цим ліцензійним договором залишається у ліцензіата як додатковий прибуток підприємства. Зміна розміру платежів роялті здійснюється за письмовою згодою сторін і визначається в окремих протоколах, які є невід`ємною частиною цього договору. За актом від 26.06.2007 року № 1 Ліцензіар передав Ліцензіату об`єкт права інтелектуальної власності у складі: технологічна інструкція виробництва спиртових бражок при низькотемпературному розварюванні крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів для умов ДП «Червонослобідський спиртовий завод» ТІ 30219014-014-2003-НТР; «ноу-хау» до Патентів України на винахід № 35246, 35247 «Підготовка крохмалевмісної сировини до термоферментативної обробки термостабільними ферментними препаратами селективної дії до декстринів та олігоцукрів з отриманням розрідженого сусла»; «ноу-хау» до Патенту України на винахід № 55157 «Гідроліз розрідженого сусла з зернової сировини ферментними препаратами селективної дії до зброджуваних цукрів і здійснення процесу дріжджогенерування та спиртового бродіння». Відповідно до виписок з Державного реєстру патентів України на винаходи від 19.01.2016 року № 715, 716 Патенти України на винаходи № 35246, 35247 є діючими, їх чинність підтримана власником патенту до 09.09.2019 року. Чинність Патенту України на винахід № 55157 підтримувалась до 09.07.2012, що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи від 19.01.2016 року № 717. Надалі власник Патенту України № 55157 прийняв рішення про припинення дії патенту. У зв`язку з цим 22.01.2010 року Ліцензіар та Ліцензіат уклали додаткову угоду до Ліцензійного договору, якою пункт 1.1 Ліцензійного договору викладено в такій редакції: «винахід - «Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини», на який видано Патент України № 35246, власником якого є ТОВ «Інтермаш»; винахід - «Спосіб одержання спиртових бражок із крохмалевмісної сировини», на який видано Патент України № 35247, власником якого є ТОВ «Інтермаш». Крім того, зазначеною додатковою угодою з пункту 2.1.1 Ліцензійного договору виключено останній абзац. В результаті реорганізації шляхом приєднання ДП «Червонослобідський спиртовий завод» до ДП «Укрспирт» (надалі - Відповідач) останнє стало правонаступником його прав та обов`язків за Ліцензійним договором. 10.01.2014 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ДП «Червонослобідський спиртовий завод». 11.01.2011 року ТОВ «Інтермаш» звернулося до ДП «Червонослобідський спиртовий завод» з листом-вимогою № 11/0031, в якому просило погасити наявну заборгованість за Ліцензійним договором на суму 67 498,00 грн. У листі-відповіді від 09.02.2011 року № 7 ДП «Червонослобідський спиртовий завод» повідомило ТОВ «Інтермаш» про передачу зазначеної заборгованості за Ліцензійним договором на баланс правонаступника - ДП «Укрспирт» відповідно до передавального акта від 04.01.2011 року № 3. 10.07.2015 року Позивач звернувся до Відповідача з претензією від 10.07.2015 року № 15/021-1 про сплату роялті за використання об`єктів інтелектуальної власності за Ліцензійним договором за період з 01.01.2011 по 01.07.2015, яка залишена останнім без задоволення (докази отримання претензії наявні в матеріалах справи). ТОВ «Інтермаш» звернулося до господарського суду Київської області з позовом до ДП «Укрспирт» про стягнення 2 234 271,46 грн. заборгованості за ліцензійним договором про надання дозволу на використання винаходів та «ноу-хау» до них від 26.06.2007 року № 038-2007 за період з 01.07.2010 року до 31.12.2018 року (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог від 07.02.2019 року). Рішенням господарського суду Київської області від 03.04.2019 року, позов ТОВ «Інтермаш» задоволено частково: стягнуто з ДП «Укрспирт» на користь ТОВ «Інтермаш» 1 373 814,18 грн. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року рішення суду першої інстанції залишено без змін. Верховний Суд рішення господарського суду Київської області від 03.04.2019 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2019 року по справі №911/5057/15 залишив без змін, а касаційну скаргу ДП «Укрспирт» - без задоволення. При розгляді даної справи Верховний Суд зазначає: Причиною спору у справі стало питання про наявність чи відсутність підстав для стягнення заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням ліцензіатом своїх грошових зобов`язань за ліцензійним договором на використання об`єкта права інтелектуальної власності. Як з`ясували суди попередніх інстанцій, в результаті реорганізації шляхом приєднання ДП «Червонослобідський спиртовий завод» до ДП «Укрспирт» останнє є правонаступником його прав та обов`язків за Ліцензійним договором, укладеним з ТОВ «Інтермаш». Матеріали справи не містять доказів складання та направлення ДП «Укрспирт» на адресу ТОВ «Інтермаш» актів про використання об`єкта права інтелектуальної власності відповідно до пункту 6.1 Ліцензійного договору, їх підписання сторонами, тоді як під час розгляду справи ДП «Укрспирт» заперечувало обставини того, що ним при виробництві продукції використовується технологія, яка захищена Патентами України на винахід № 35246, 35247.З метою з`ясування обставин щодо використання у процесі виробництва продукції Червонослобідськими виробничими потужностями ДП «Укрспирт» кожної ознаки винаходу, що включена до незалежного пункту формули за Патентами України на винахід № 35246, 35247, або ознаку, еквівалентну їй, судом першої інстанції за клопотанням позивача у справі була призначена судова експертиза об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Отже, оцінивши наявні в матеріалах справи письмові докази, покази свідків, висновки експертиз, складених як на замовлення сторін спору, так і призначених судом, в їх сукупності, місцевий та апеляційний господарські суди дійшли обґрунтованого належним чином висновку про те, що при виробництві продукції Червонослобідськими виробничими потужностями ДП «Укрспирт» використовується технологія, яка захищена Патентами України на винахід № 35246, 35247 та надана для використання за Ліцензійним договором. Наведене водночас свідчить про те, що нескладання та ненаправлення ДП «Укрспирт» на адресу ТОВ «Інтермаш» актів про використання об`єкта права інтелектуальної власності є порушенням умов пункту 6.1 Ліцензійного договору, яке, утім, не звільняє його від обов`язку з оплати ліцензійних платежів за цим договором в умовах фактичного використання об`єкта права інтелектуальної власності за ліцензійною угодою. З повним текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3vAGFce